Podcast - From Generic to Iconic: A Brand's Glow‑Up
To register a trademark, it must meet certain requirements, including being sufficiently distinctive. However, as always, there are exceptions. In this episode of "A Lo Legal En Par Minutos," Partner Edwin Cortés and Intellectual Property (IP) attorney Ana María Rodríguez explain one of the most important special cases: acquired distinctiveness.
They highlight that one of the main reasons that Colombia's Superintendence of Industry and Commerce (SIC) typically denies a trademark registration is a lack of distinctiveness. However, when a company can show that it has used its mark, for example, for a long period of time and that it has become widely recognized in the market, it may successfully argue before the SIC that the sign is no longer perceived in its original meaning and is instead associated directly with the business.
Listen to the episode for more details and a real-world example illustrating how this exception works.
Please note this podcast is in Spanish. We invite you to read along using the transcript below.
Edwin Cortés: Hola. Bienvenidos a este espacio de Holland & Knight. Otra vez Edwin Cortés, y en "A Lo Legal En Minutos" tratamos temas jurídicos y a veces no tan jurídicos de su interés. Bienvenida, Ana María Rodríguez.
Ana María Rodríguez: Muchas gracias por la invitación.
Edwin Cortés: Ana María es abogada de la Universidad de los Andes. Lleva más de un año en la firma en el área de propiedad intelectual, y con ella vamos a hablar de un tema bien curioso, aunque sea por su nombre. Se llama la distintividad adquirida. Ana María, explícanos un poco.
Ana María Rodríguez: Bueno, primero que todo, me gustaría hacer como un breve recuento de qué es una marca con exactitud y cuáles son las principales razones por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio suele negar el registro de una marca.
Primero, por "marca" se entiende todo signo que logre identificar en el mercado un producto o un servicio. Por otro lado, una de las principales causales de la SIC para negar los registros de una marca es la falta de distintividad. Esto sucede, por ejemplo, cuando una marca es de uso común o tal vez descriptiva.
Edwin Cortés: A ver, entonces, la distintividad adquirida, como su nombre lo indica, es algo, es una excepción a la regla.
Ana María Rodríguez: Sí, señor.
Edwin Cortés: ¿Y en qué consiste esa excepción?
Ana María Rodríguez: Esta excepción consiste en que, digamos, signos que sean, por ejemplo, de uso común o descriptivos, se puedan registrar. Esto sucede únicamente en el supuesto en que, por ejemplo, mi marca que yo estoy tratando de registrar logre, yo logre probar que esa marca lo he usado durante un largo periodo de tiempo y que es tan conocida en el mercado que el consumidor logra evidenciar que la marca ya no tiene ese significado, digamos, de uso común, sino que ya se vincula con un origen empresarial.
Edwin Cortés: Bueno. Ana María, yo creo que lo mejor es que saquemos esto con un ejemplo. Ayúdanos un poco.
Ana María Rodríguez: Digamos que la figura acá en Colombia no es muy usada, pero hay un caso en específico que es "La Hamburguesería", que fue muy conocido, en el cual ya la marca, pues al ser una marca descriptiva igual se logró registrar. A pesar de que era un restaurante de hamburguesas, el consumidor ya la conocía porque pues tenía una amplia trayectoria y varias ventas acá en Colombia.
Edwin Cortés: Y si yo lo entiendo bien, aquí pasa al revés. Primero acreditó la distintividad con el uso y luego voy y la registro.
Ana María Rodríguez: Digamos que se puede hacer en dos momentos. Puede ser en un primer momento que es cuando voy a registrar la marca, pero también después cuando, por ejemplo, en una apelación puedo también argumentar la figura.
Edwin Cortés: Bueno, Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema bien interesante, y los esperamos en un próximo episodio de "A Lo Legal En Minutos".